專利申請前的評估與高價值專利之間的關係

文:陳翠敏博士 2020/08/31

        一般的大專院校或專利產出數較高的科研單位,在專利申請前都會進行評估,而評估的內容不僅是針對「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」的專利性評估,主要是因為每一年的專利維護費用所費不貲,因此,是否申請要專利這件事情,不能單純考量申請專利能否通過,而是其值不值得申請、有沒有申請的價值呢?

        實際上,這個問題,正是最近國內知名的科研機構諮詢筆者的議題,由於國內的科研機構主要任務是擔負起國家技術發展的重責大任,因此,可能有些研發成果是當時某研發基金所支持的研究計畫中所產生的,然而,隨著這些計畫的結束,很有可能當時所申請的專利並未持續推展到真正商品化、或可技術授權/移轉的程度,據此,專利答辯費、以及答辯成功獲證後,每年的專利年費將累積形成一筆可觀的費用,因此,科研機構到底要不要持續維護這些專利,實在是一件尷尬的問題。因此,期望專利申請不再只是單純的KPI專利,而是希望能透過專利申請前的評估,衡量這件專利未來會不會是高價值的專利?能否為單位帶來收入或其他價值?

        筆者認為,要探討此一問題之前,我們必須先瞭解什麼是「高價值專利」,一般有以下三項評量要素:

一、技術先進性

技術先進性主要考量技術的原創性以及技術地位,例如是處於上位、中位還是下位?技術地位屬於上位者,代表技術的原創性較高,且其可應用領域較廣,例如可發出白光的發光元件,則該元件與其他顏色的發光元件結合後,可應用於不同色系的發光需求,且發光元件又可應用於照明燈源、顯示器、指示用元件等。

反之,若是屬於技術下位者,則是可以理解為僅是一般技術的改良,其可應用的領域與原來的相同,甚至僅針對特定使用模式或特定使用需求而設計者。

二、法律穩定性

法律穩定性主要考量這件專利除了是否經得起申請中的審查程序而獲得專利權以外,取得專利權之後的穩定性也是值得考量的重點,例如面對無效和訴訟程序的挑戰等。除此之外,還有各國專利制度的不同而必須特別留意是否會喪失專利權的情況,例如有些國家的專利無效請求理由,包含該件專利申請過程中存在程序瑕疵的問題,前述的這些因素,都會影響專利的法律穩定性。

三、市場經濟性

        市場經濟性主要係以經濟層面考量,亦即,透過穩定的專利權保護,在該技術可應用的市場中能夠有效保護主導產品,並且透過適當的專利組合與布局能為產品提供市場中的壟斷或防禦地位,佔據穩固的市場份額,帶來相應的經濟效益和商業價值。

        以上,透過瞭解高價值專利的評量要素,我們再回過頭討論本文開頭的問題:專利申請前的評估,相信聰明的讀者已經有答案了,專利申請前的評估與高價值專利之間的關係,就像是在礦坑中開採礦石一樣,專利申請前的評估就是評估從礦石堆中找到的原石,必須先評估其含晶量,以確認這顆原石是否有進行提取的價值,再透過高價值專利的打造,用一系列的工法從原石中提取出珍貴的鑽石。

        透過簡單的解說,筆者要提醒各位讀者,專利申請前的評估與打造高價值專利兩者之間是息息相關的,從專利提案申請前的評估一直到專利申請規劃與布局可以理解為一項專利工程,而此工程是透過各方和各個環節的努力,貫穿專利產生的整個過程,包含前期的技術調查、前案檢索、技術的發展脈絡、研發的發展脈絡與方向、技術的熱點、技術空白區、技術的應用市場等研究與分析,從而規劃出專利布局,並實際於專利說明書中用文字去實現。

        專利申請前評估只是個起頭,根據一系列的規劃與操作,方能產出高價值專利,而高價值專利如何透過運營,才能讓專利真正產生價值,讓企業真正用專利轉換成企業運營的資金,日後有機會,筆者再與各位分享囉~


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Miir
陳翠敏博士 Miir Chen

專業領域: 專利分析與布局、新創企業的專利挖掘與布局策略、智權/專利加值、專利/技術産業分析與價值評估(鑒價)、智權運營及授權談判、天使創投技術諮詢顧問,有任何問題,歡迎來信諮詢討論~

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