專利授權談判實務-如何提高授權金?

文:陳翠敏博士 2020/10/31

    一件專利從申請階段、答辯階段、領證階段,以及取得專利權後的年費維護階段,每個階段都需要付出相當程度的財務成本,當初是什麼原因要申請專利?可能是基於自己本身要實施、單純想保護自己的構想、想跟競爭對手抗衡、想幫助銷售…等等不同的原因或動機,但是,可以確定的是,每位專利權人都有一個共同的目標,就是希望能透過專利能讓自身獲利。

    而專利權人如何活化自己的專利資產或提高自己專利的價值,其中,透過專利授權,就是活化專利資產的其中一種手段或策略,因此,若以提高授權金(royalty)為目標,透過筆者多年的實務經驗,整理出一些重點提供專利權人參考:

一、授權的人、事、時、地、物五大要素之規劃與策略:

    充分利用授權的「人」、「事」、「時」、「地」、「物」五大要素來規劃多種授權策略與條件,評估自身的優勢與劣勢後,擬定價值較高的專利授權條件。

二、利用專利組合提高授權的優勢:

    利用專利組合來進行授權的談判,專利組合指的是相關的技術利用多件專利申請成為一組合,使其形成一個難以被迴避設計的專利網或專利池,藉此提高被授權人的主動與被動意願。

三、專利權保護強度的確保:

    每件專利的申請專利保護範圍的規劃盡可能上位化,保護的標的盡可能符合商業行為中的終端產品,而專利申請的國家亦需與技術商品化之後的市場相對應,藉此提高被授權人的主動與被動意願。

四、專利權穩定性的確保:

    確保專利權的穩定性,在專利申請過程中所進行的補充、修正、更正、申復及答辯等,屬於禁反言之適用,以及,專利申請過程中的瑕疵亦有可能影響專利權的穩定性。

五、把專利授權上位化成「技術授權」:

    在專利實施的過程中,若有一些專利未揭露的內容,應一併考量作為專利授權的談判,提高整體授權的高度為「技術授權」,據此,授權金及包含了專利權的價值與技術的價值。

六、專利訴訟前期的證據蒐集:

    透過訴訟或侵權證據的蒐集,可以提高被授權人的被動意願以及使專利權人掌握更高的談判優勢。

七、專業的專利授權談判代理人:

    授權談判過程與技巧不容忽視,因為拙劣的談判技巧可能讓授權金從「有價」變「無價」,亦即可能造成專利授權談判破裂,造成專利權人無法挽回的損失,因此,建議專利權人委託有經驗的談判代理人,其會依據所調查的事實來進行有系統的策略談判規劃,以創造更多的談判優勢,進而與被授權方達成共識,取得最佳的授權條件。

    以上,筆者提出可以提高專利授權金的七項重點中,包含了很多具體操作細節,無法僅就此篇文章就能完整說明,同時,每項授權的技術領域所對應的產業、市場規模、授權人的條件與特質、被授權對象的條件與特質、以及當時的時空背景等等諸多因素亦需綜合考量,才能擬定最佳的專利授權策略,取得相對較高的專利授權金。

    期望未來有機會,再與各位讀者分享,若有興趣想進一步瞭解與探究,也歡迎與筆者聯繫。


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Miir
陳翠敏博士 Miir Chen

專業領域: 專利分析與布局、新創企業的專利挖掘與布局策略、智權/專利加值、專利/技術産業分析與價值評估(鑒價)、智權運營及授權談判、天使創投技術諮詢顧問,有任何問題,歡迎來信諮詢討論~

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