專利授權談判實務-您需要知道的事

文:陳翠敏博士 2020/10/31

    「專利授權」(patent licensing)指的是專利權的所有人,將實施這件專利的權利,授權給特定的人實施,包含製造、販賣、為販賣之要約、以及使用,「專利授權」也被稱為「專利許可」。

    一般人將專利授權的類型分為「專屬授權」與「非專屬授權」,對於專屬授權與非專屬授權的定義與區分,相信在網路上可以查到很多介紹,但是,筆者今天要分享的角度,是以實務操作的角度來進一步談授權,不管是授權人(專利權人)還是被授權人如果對於「授權」這件事情能更理解,相信在協商或談判的過程中,可以以更合理的價值去達成授權/或被授權的條件:

一、關於授權的「人」:

    關於授權的「人」,我們可以理解為授權的對象,而授權的對象彼此是否有互斥性,例如:甲授權給乙,還能不能授權給丙?

    如果是「專屬授權」,則,甲授權給乙,就不能再授權給丙,至於,甲自己能否實施?就需要在合約中約定,如果沒有約定,就會形成一個灰色地帶,甚至影響授權人/被授權人的利益。

    如果是「非專屬授權」,則,甲授權給乙,還可以授權給丙,甚至丁、戊己庚辛等人都可以授權,所以被授權人的多寡也會影響授權人/被授權人的利益,因此,如果能在合約中約定,對雙方的利益保障可以更穩定。

二、關於授權的「事」:

    關於授權的「事」,我們可以理解為授權其實施的事件,而談到專利的實施的定義,就不得不把專利法搬出來了:

    我國專利法第五十八條第二項、第三項明文規定:「物之發明之實施,指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施,指下列各款行為:一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」所謂「物之發明」,包括物品發明與物質發明。實施該發明的具體行為有製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口。」

    有了對於「實施」的認知,我們就可以繼續談關於授權的「事」,指的就是,甲授權給乙做什麼事情?

    如果甲擁有的是物的專利,則甲可以授權給乙進行「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」或「為上述目的而進口該物」的行為。

    如果甲擁有的是方法的專利,則甲可以授權給乙進行「使用該方法」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」或「為上述目的而進口該方法直接製成之物」的行為。

    而上述這些「事」,甲可以選擇全部的「事」授權給乙,也可以選擇授權部分的「事」給乙,授權給丙做另一部份的「事」,因此,授權的「事」的多寡,當然就會影響授權人/被授權人的利益,因此,在授權的合約上,也要清楚載明授權的「事」了。

三、關於授權的「時」:

    關於授權的「時」,我們可以理解為授權其實施的時間,我們知道專利權利是有時效性的,因此,甲要授權給乙實施其專利時,也能選擇授權的時間,可以是三年、五年或一段特定的時間,或者也可以直接約定授權到專利權期限截止,因此,實施專利的時間長短,也會影響授權人/被授權人的利益,在前期的授權談判與規劃與合約的擬定,都是要考量進去的。

四、關於授權的「地」:

    關於授權的「地」,我們可以理解為授權其實施的區域或國家,我們知道專利權具有屬地主義,在該國有專利權的保護才能實施專利的權利,而即使只有申請一個國家,也有可能將專利權實施的區域進行劃分後,分開授權,例如,甲擁有一件台灣發明「物」的專利權,授權給乙的時候,可以選擇授權給乙一特定的區域實施特定的「事」,例如甲授權給乙在「桃竹苗區域」進行「販售」該「物」。

五、關於授權的「物」:

    關於授權的「物」,我們可以理解為授權其實施的「產品或物品」,在這裡指的「物」跟前述「物的專利」不一樣,例如,甲申請了一件「物的專利」,是有關於使用UV紫外線殺菌消毒的設備,因此,甲所擁有的「物的專利」就是「UV紫外線殺菌消毒的設備」,然而,此設備可以衍生有「UV紫外線殺菌消毒的濾水器」、「UV紫外線殺菌消毒的燈具」、「UV紫外線殺菌消毒的空氣過濾器」,共三種「產品」,因此,甲可以選擇授權某一特定產品或全部產品給乙實施。

    我們結合前面的關於授權的「人」、「事」、「時」、「地」以及「物」內容,列舉範例為:

    甲授權給乙(授權的人)在接下來的五年(授權的時)於桃竹苗地區(授權的地)販售(授權的事)UV紫外線殺菌消毒的燈具(授權的物)。

    以上,我們僅針對專利授權這個議題,從「人」、「事」、「時」、「地」、「物」五項要素來談會影響專利授權的價值多寡,因此,不管您是授權人或被授權人,在進行授權談判或策略規劃時,要把這五大要素考量進去,才能與對方達成有效且合理的授權條件。


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Miir
陳翠敏博士 Miir Chen

專業領域: 專利分析與布局、新創企業的專利挖掘與布局策略、智權/專利加值、專利/技術産業分析與價值評估(鑒價)、智權運營及授權談判、天使創投技術諮詢顧問,有任何問題,歡迎來信諮詢討論~

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